CGUE, comunicato n. 108/20, sent. del 17 settembre 2020  nelle cause riunite C-449/18 P.

Nell’agosto 2011 il calciatore Lionel Andrés Messi Cuccittini ha chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio dell’Unione europea il seguente segno figurativo, segnatamente per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli per la ginnastica e lo sport.

Nel novembre 2011 il sig. Jaime Masferrer Coma ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto dal sig. Messi, invocando un rischio di confusione con i marchi dell’Unione europea denominativi MASSI registrati, in particolare, per articoli di abbigliamento, calzature, caschi per ciclisti, articoli di protezione e guanti (i diritti di tali marchi sono stati trasferiti nel maggio 2012 alla società spagnola J.M.-E.V. e hijos) 1 . Nel 2013 l’EUIPO ha accolto l’opposizione. Il sig. Messi Cuccittini ha presentato ricorso all’EUIPO contro tale decisione. Nell’aprile 2014 l’EUIPO ha respinto il ricorso, ritenendo sostanzialmente che sussistesse un rischio di confusione tra i segni MASSI e MESSI. Il sig. Messi Cuccittini ha quindi adito il Tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento della decisione dell’EUIPO 2 .

Con sentenza del 26 aprile 2018 3 il Tribunale ha annullato tale decisione, ritenendo che la notorietà del calciatore neutralizzasse le somiglianze visive e fonetiche tra i due segni ed escludesse qualsiasi rischio di confusione.

EUIPO e la società J.M.-E.V. e hijos hanno impugnato la sentenza del Tribunale. Con l’odierna sentenza la Corte di giustizia rigetta le due impugnazioni.

L’EUIPO (causa C-449/18 P) contestava al Tribunale di essersi basato solo sulla percezione di una parte significativa del pubblico di riferimento al fine di escludere la sussistenza di un rischio di confusione. La Corte considera invece che il Tribunale ha ben tenuto conto della percezione dei marchi MASSI e MESSI da parte di tutto il pubblico di riferimento prima di statuire che l’EUIPO aveva avuto torto nel concludere che l’uso del marchio MESSI per i prodotti di cui trattasi poteva creare nella mente del pubblico di riferimento un rischio di confusione con i marchi MASSI. J.M.-E.V. e hijos (causa C-474/18 P) sosteneva che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, occorresse tener conto della notorietà della persona, nella fattispecie il sig. Messi Cuccittini, il cui nome è oggetto di una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea.

La Corte osserva che, al pari della notorietà del marchio anteriore, l’eventuale notorietà della persona che chiede che il proprio nome sia registrato come marchio è uno degli elementi rilevanti per valutare il rischio di confusione, dal momento che tale notorietà può avere un’influenza sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. Il Tribunale non è pertanto incorso in errore nel considerare che la notorietà del sig. Messi Cuccittini costituiva un elemento rilevante al fine di stabilire una differenza sul piano concettuale tra i termini «messi» e «massi». La Corte sottolinea altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società spagnola, la questione della notorietà di cui gode il sig. Messi Cuccittini rientrava già nell’oggetto della controversia dinanzi all’EUIPO.

Essa aggiunge che gli argomenti invocati nella fase del ricorso dinanzi al Tribunale, che consistono solamente nel menzionare fatti notori, non sono considerati nuovi, cosicché il Tribunale ha correttamente statuito che, dato che la notorietà del nome Messi, in quanto cognome di un calciatore conosciuto in tutto il mondo e in quanto personaggio pubblico, costituiva un fatto notorio, vale a dire un fatto che può essere conosciuto da chiunque o di cui si può venire a conoscenza tramite fonti generalmente accessibili, tali fonti erano elementi che erano disponibili per l’EUIPO nel momento in cui ha adottato la sua decisione e di cui avrebbe dovuto tener conto nell’ambito della sua valutazione della somiglianza concettuale tra i segni MASSI e MESSI.

Infine la Corte ritiene che l’argomento di J.M.-E.V. e hijos secondo cui il Tribunale avrebbe applicato, a torto, la giurisprudenza risultante dalla sentenza Ruiz-Picasso e a. / UAMI 4 si basa su una lettura erronea di tale sentenza. L’esistenza di un marchio notorio anteriore invocata a sostegno di un’opposizione non costituisce infatti una condizione per l’applicazione di tale giurisprudenza. La Corte ricorda che la valutazione diretta a stabilire se un segno abbia, nella mente del pubblico, un significato chiaro e determinato può, di conseguenza, vertere sia sul segno che costituisce il marchio anteriore (nella fattispecie MASSI) sia sul segno che corrisponde al marchio di cui si chiede la registrazione (nella fattispecie MESSI). Ne risulta che, avendo rilevato che il pubblico di riferimento percepiva i segni MASSI e MESSI come diversi sotto il profilo concettuale, il Tribunale poteva a giusto titolo applicare tale giurisprudenza.